Należność z umowy licencyjnej z tytułu know-how a stosowanie preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych

Kwalifikacja skutków otrzymana należności wynikających z umowy licencyjnej w części obejmującej zapłatę za know-how na gruncie art. 24d ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa z 15 lutego 1992 r.”), stanowiącego podstawę prawną stosowania tzw. ulgi IP Box, stanowiła m.in. przedmiot oceny NSA wyrażonej w prawomocnym wyroku z dnia 6 grudnia 2022 r.  (II FSK 754/22).

Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez NSA skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. (III SA/Wa 2159/21) uchylającego interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 lipca 2021 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.146.2021.2.MBD, w której organ ten zanegował ocenę stosowania art. 24d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 24d ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. przyjętą przez podatnika wnioskującego o wydanie interpretacji.

Była nim Spółka, która w ramach prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii nakierowanych na tworzenie i rozwój produktów leczniczych prowadziła nowatorski projekt rozwojowy nad nowym związkiem chemicznym (kandydatem na lek), mogącym doprowadzić do przełomu w terapii chorób zapalnych i zwłóknieniowych. Efekt prac przeprowadzonych w ramach projektu został w 2020 r. skomercjalizowany poprzez udzielenie na podstawie umowy licencyjnej licencji wyłącznej na rzecz niepowiązanej spółki belgijskiej zajmującej się badaniami farmaceutycznymi, przy czym umowa licencyjna dotyczyła praw własności intelektualnej, obejmujących część patentów posiadanych przez Spółkę oraz nierozerwalnie związany z patentami know-how wypracowany przez Spółkę w toku projektu.

Spółka założyła, że będzie uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5% na podstawie art. 24d ustawy z 15 lutego 1992 r., czyli w ramach tzw. ulgi IP Box.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem Organu nie można przyjąć, aby umowa licencyjna obejmująca należności z tytułu know-how generowała po stronie Spółki dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, bowiem zgodnie z art. 24d ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są m.in. patenty, natomiast know-how nie mieści się w zamkniętym katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej IP. Wobec tego w ocenie DKIS nie zachodzi możliwość opodatkowania stawką 5% należności licencyjnych w części przypadającej na know-how, ponieważ ta część należności nie stanowi dochodu z kwalifikowanego IP. Fakt integralnego połączenia patentu i know-how (tego rodzaju, że udzielenie licencji na jeden z elementów bez uwzględnienia drugiego nie miałoby uzasadnienia zarówno z perspektywy dalszych prac rozwojowych jak i biznesowej) nie miał zdaniem Organu znaczenia.

Spółka zaskarżyła powołaną interpretację indywidulaną, a WSA w Warszawie uznał skargę za uzasadnioną. W uzasadnieniu wyroku z dnia 8 marca 2022 r. (III SA/Wa 2159/21) skład orzekający przyznając rację Spółce podkreślił, że argumentacja organu interpretacyjnego stanowiąca podstawę do oceny stanowiska Spółki jest nieprawidłowa i stanowi wynik błędnej, zawężającej wykładni przepisu prawa materialnego.

Również NSA we wspomnianym na wstępie prawomocnym wyroku z dnia 6 grudnia 2022r.  (II FSK 754/22), oddalając wywiedzioną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej skargę kasacyjną od powołanego wyżej wyroku WSA w Warszawie potwierdził zasadność kwalifikacji przyjętej przez Spółkę i ocenił, że stanowisko organu interpretacyjnego zasadza się na przyjęciu wadliwego założenia o tożsamości dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz samego prawa własności intelektualnej, podczas gdy  w świetle art. 24d ust. 7 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. przedmiotem opodatkowania nie są „dochody z patentu”, ale „dochody stanowiące należności wynikające z umowy licencyjnej, która dotyczy patentu”.  Zatem – jak ustalił NSA – „[…] czym innym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, którym w rozpatrywanej sprawie jest Patent (art. 24d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.), a czym innym jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, którymi są w rozpatrywanej sprawie osiągnięte przez Spółkę jako podatnika należności wynikające z Umowy licencyjnej, która dotyczy Patentów, jak również związanymi z nimi know-how, wypracowanymi w toku prac nad uzyskaniem produktów, związków lub cząsteczek”.

Uzasadniając swe stanowisko NSA zwrócił uwagę na treść art. 77 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: „prawo własności przemysłowej”), zgodnie z którym, jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Dalej, nawiązując do stanowisk doktrynalnych, Sąd wskazał, że „Pojęcie informacji i doświadczeń, o których mowa w omawianym przepisie, obejmuje wiadomości wykraczające poza to, co zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej uprawniony musiał ujawnić w opisie wynalazku po to, aby go opatentować. Chodzi w tym przypadku o informacje dodatkowe, nieujawnione w dokumentacji patentowej, jakie uzyskał podmiot prawa z patentu” (por. A. Niewęgłowski, t. 2 do art. 77 w T. Demendecki, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, publ. SIP LEX).

W ten sposób NSA przyjął domniemanie, że przedmiotem umowy licencyjnej jest także przekazanie licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez licencjodawcę informacji i doświadczeń, o ile strony umowy takiego obowiązku nie wyłączyły, które w rozpoznawanej sprawie oznaczało przekazanie związanego z patentami know-how jako instrumentu dotyczącego wiedzy praktycznej, integrującej i towarzyszącej patentom.

NSA zgodził się z WSA w Warszawie, że w sprawie istotne znaczenie ma definicja legalna obowiązująca na terenie UE z mocy art. 1 ust. 1 lit. i) Rozporządzenia Komisji UE nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którą „know-how” oznacza pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: (i) niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; (ii) istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową; oraz (iii) zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności. W konsekwencji zaś powyższego know-how związane z patentami uznał za informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z wynalazku, które z mocy art. 77 ustawy prawo własności przemysłowej powinny stanowić integralną część umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z wynalazku objętego patentem.

Ostatecznie NSA w prezentowanym wyroku przyjął, że dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym stanowi art. 24d ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., obejmuje także należności wynikające z umowy licencyjnej w części obejmującej zapłatę za know-how, jako ściśle związane z patentami jako kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 1 tej ustawy, a zatem dochód ten po zsumowaniu z innymi kwalifikowanymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętymi w roku podatkowym stanowi podstawę opodatkowania, do której zastosowanie znajduje 5% stawka podatku przewidziana w art. 24d ust. 1 przedmiotowej ustawy.

 

 

Wróć do spisu treści serwisu